一、問(wèn)題的提出

　　自2009年5月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于 審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》[1](下稱《馳名商標(biāo)司法解釋》)第 十一條規(guī)定：

　　被告使用的注冊(cè)商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條的規(guī)定，復(fù)制、摹仿或者翻譯原告馳名商標(biāo)，構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)原告的請(qǐng)求，依法判決禁止被告使用該商標(biāo)，但被告的注冊(cè)商標(biāo)有下列情形之一的，人民法院對(duì)原告的請(qǐng)求不予支持：

　　(一)已經(jīng)超過(guò)商標(biāo)法第四十一條第二款規(guī)定[2] 的請(qǐng)求撤銷(xiāo)期限的;

　　(二)被告提出注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，原告的商標(biāo)并不 馳名的。

　　實(shí)踐中，有這樣一個(gè)案例：A公司的奶粉商標(biāo)X 在B公司2002年1月申請(qǐng)注冊(cè)同樣的X商標(biāo)(用于飲 料、水)前，就已經(jīng)在中國(guó)具有極高的知名度。B公 司的X商標(biāo)在2003年8月獲準(zhǔn)注冊(cè)。雖然B公司的X商標(biāo)已經(jīng)注冊(cè)超過(guò)5年，但是A公司以B公司2002年申請(qǐng)注冊(cè)X商標(biāo)具有搭便車(chē)的惡意為由，于2017年主張依據(jù)上述《馳名商標(biāo)司法解釋》第十一條的規(guī)定，請(qǐng)求法院禁止B公司在飲料和水上使用該X注冊(cè)商標(biāo)。那么，A公司的請(qǐng)求是否可以得到法院的支持呢?如何理解上述司法解釋第十一條規(guī)定?本文分析如下。

　　二、《馳名商標(biāo)司法解釋》第十一條對(duì)已有規(guī)則的突破

　　根據(jù)最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭負(fù)責(zé)人在答記者 問(wèn)中的解釋，出臺(tái)這個(gè)規(guī)定的背景是：對(duì)于兩個(gè)注冊(cè) 商標(biāo)之間的沖突，2008年3月實(shí)施的《最高人民法院 關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事 糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》曾規(guī)定，原告以他人使 用在核定商品上的注冊(cè)商標(biāo)與其在先的注冊(cè)商標(biāo)相同 或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴 訟法第一百一十一條第(三)項(xiàng)的規(guī)定，告知原告 向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。[3]——如果按照這個(gè) 解釋的精神，即便一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)涉嫌侵犯在先的馳 名商標(biāo)的權(quán)利，但是在該注冊(cè)商標(biāo)被商標(biāo)行政主管 機(jī)關(guān)撤銷(xiāo)前，原則上法院也是無(wú)法判令商標(biāo)權(quán)人停 止對(duì)該商標(biāo)的使用的。這樣的話，對(duì)于構(gòu)成侵犯他 人在先馳名商標(biāo)權(quán)利的是一個(gè)在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人的情況下，馳名商標(biāo)所有人就無(wú)法依據(jù)《商標(biāo)法》 第十三條對(duì)馳名商標(biāo)保護(hù)的規(guī)定，及時(shí)有效地保護(hù) 其權(quán)利，而只能通過(guò)行政程序先撤銷(xiāo)或無(wú)效該注冊(cè) 商標(biāo)后，才可以通過(guò)侵權(quán)之訴禁止該注冊(cè)商標(biāo)的使 用。為此，這個(gè)司法解釋突破了以前的規(guī)則，給予 馳名商標(biāo)所有人直接禁止在后注冊(cè)商標(biāo)使用的民事 救濟(jì)。

　　筆者以為：這個(gè)規(guī)定對(duì)于馳名商標(biāo)權(quán)利人的 好處無(wú)非是無(wú)須通過(guò)先行政撤銷(xiāo)程序后民事司法程 序的救濟(jì)路徑來(lái)制止在后注冊(cè)商標(biāo)的搶注和使用行 為;這個(gè)規(guī)定對(duì)于法院的意義在于在一個(gè)注冊(cè)商標(biāo) 尚未被撤銷(xiāo)的情況下，就可以直接判其侵犯馳名商 標(biāo)的權(quán)利并禁止其使用。這其實(shí)是一個(gè)對(duì)注冊(cè)商標(biāo) 保護(hù)的例外規(guī)定。

　　三、《馳名商標(biāo)司法解釋》第十一條“例外” 的適用條件

　　出于謹(jǐn)慎起見(jiàn)，上述司法解釋對(duì)適用這個(gè)例 外規(guī)定進(jìn)行了兩個(gè)方面的限制，即規(guī)定了兩個(gè)適 用前提：

　　(1)在后注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)，原告的未注冊(cè) 商標(biāo)必須已經(jīng)馳名——這應(yīng)該要由原告舉證“已經(jīng) 馳名”。

　　(2)尚未超出2001年《商標(biāo)法》第四十一條 第二款(現(xiàn)行商標(biāo)法第四十五條第一款)規(guī)定[4]的 請(qǐng)求撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)的期限——這應(yīng)該由被告舉證 “已經(jīng)超出”。

　　對(duì)于第一個(gè)前提，是好理解的，因?yàn)樵诒桓嫣?出商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，原告的商標(biāo)尚未馳名，就不 能獲得禁止被告在后注冊(cè)商標(biāo)使用的特殊保護(hù)。

　　就第二個(gè)前提而言，筆者猜測(cè)該司法解釋的本 意似乎是：如果已經(jīng)超出“請(qǐng)求撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)的 期限”，那么，該注冊(cè)商標(biāo)已經(jīng)無(wú)法從程序上予以 撤銷(xiāo)，這時(shí)，法院就不能再直接判該注冊(cè)商標(biāo)侵犯 馳名商標(biāo)的權(quán)利而禁止其使用——但是，就這個(gè)規(guī) 定而言，仍有問(wèn)題需要回答：

　　就這個(gè)規(guī)定而言，仍有問(wèn)題需要回答：第一， 關(guān)于“已經(jīng)超出”請(qǐng)求撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)的期限，這 個(gè)“已經(jīng)超出”是指哪一個(gè)行為發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)超 出這個(gè)期限?恐怕較為符合該司法解釋本意的應(yīng)該是 馳名商標(biāo)權(quán)利人提起侵權(quán)之訴時(shí)已經(jīng)超出該撤銷(xiāo)期限 (超出在商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之日起五年)[5]，也就是說(shuō)， 該司法解釋給予馳名商標(biāo)權(quán)利人這個(gè)特殊的民事救 濟(jì)，但原則上還是要求馳名商標(biāo)權(quán)利人在起訴時(shí)是 仍然有提起行政程序撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)的機(jī)會(huì)的—— 只不過(guò)現(xiàn)在他不需要通過(guò)行政救濟(jì)程序而可以直接 通過(guò)民事司法程序來(lái)實(shí)現(xiàn)救濟(jì)。但如果他連這樣的 機(jī)會(huì)或行政程序權(quán)利都喪失了，法院也就不應(yīng)該再 通過(guò)民事司法程序來(lái)提供保護(hù)——否則，兩個(gè)救濟(jì) 程序必然產(chǎn)生實(shí)質(zhì)上的沖突。

　　第二，緊接著的問(wèn)題是：即便馳名商標(biāo)權(quán)利人 提起侵權(quán)之訴的時(shí)候已經(jīng)超出這個(gè)期限，但在商標(biāo) 注冊(cè)人搶注的是該馳名商標(biāo)的情況下，按照2001 年《商標(biāo)法》第四十一條第二款(現(xiàn)行商標(biāo)法第 四十五條第一款)規(guī)定，如果能證明注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人 的申請(qǐng)注冊(cè)是具有“惡意”(而事實(shí)往往就是如 此)的話，是否可以不受這個(gè)期限的限制?這時(shí)， 法院是機(jī)械地適用該司法解釋第十一條第(一)項(xiàng) 例外的字面意思，以馳名商標(biāo)權(quán)利人提起侵權(quán)之訴 的時(shí)候已經(jīng)超出這個(gè)撤銷(xiāo)期限為由，不判令被告侵 權(quán)也不禁止被告使用該商標(biāo)，還是考慮到被告的注 冊(cè)具有惡意，而不受注冊(cè)商標(biāo)撤銷(xiāo)期限限制——實(shí) 際上原告仍然可以通過(guò)行政程序撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)， 所以仍然判令被告侵權(quán)并禁止被告使用該商標(biāo)呢?筆者以為，后一種做法更為合理，法院完全可以在 這個(gè)民事侵權(quán)程序中一并審理被告的注冊(cè)行為是否 具有惡意，然后做出相應(yīng)的判決。這樣，也更合乎 該司法解釋保護(hù)馳名商標(biāo)的本意和精神。

　　如果筆者的理解和解釋沒(méi)有問(wèn)題的話，那么， 以“已經(jīng)超過(guò)2001年商標(biāo)法第四十一條第二款(現(xiàn) 行商標(biāo)法第四十五條第一款)規(guī)定的請(qǐng)求撤銷(xiāo)期限 的”為理由來(lái)限制最高院關(guān)于馳名商標(biāo)司法解釋第 十一條的適用，并沒(méi)有太大的實(shí)際價(jià)值。因?yàn)樵谠嬉呀?jīng)能夠證明自己的商標(biāo)在被告的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè) 前已經(jīng)是馳名商標(biāo)的情況下，被告的注冊(cè)具有惡意 往往也是不言而喻的。

　　注 釋:

　　[1] 《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民 事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-62。2009年4月22日由最高人民法院審判委員會(huì)第1467次會(huì)議通過(guò)，自2009年5月1日起施行。

　　[2] 根據(jù)2001年商標(biāo)法第四十一條第2款(現(xiàn)行《商標(biāo) 法》第四十五條第1款)的規(guī)定，“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起5年內(nèi)，商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。對(duì)惡意注冊(cè)的，不受5年的限制”。

　　[3] 就公布《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》最高 人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭負(fù)責(zé)人答記者問(wèn)。2009-04-27?|? 來(lái)源：人民法院報(bào)，http://www.chinacourt.org/article/ detail/2009/04/id/355466.shtml。

　　[4] 根據(jù)2001年《商標(biāo)法》第四十一條第2款的規(guī)定，“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起5年內(nèi)，商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。對(duì)惡意注冊(cè)的，不受5年的限制”。

　　[5] 關(guān)于這一條，有的法院在判決中提出了這樣的解釋：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條規(guī)定，原告請(qǐng)求被告停止使用注冊(cè)商標(biāo)，除非在這些商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之日起五年內(nèi)原告提出了撤銷(xiāo)申請(qǐng)，否則原告應(yīng)當(dāng)向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。參見(jiàn)：廣東省廣州市中級(jí)人民法院民事判決書(shū)(2011)穗中法民三初字第760號(hào)。

　　原創(chuàng)作者：張偉君

　　作者單位：同濟(jì)大學(xué)法學(xué)院

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