廣東夢(mèng)想公司在蚊香類別上注冊(cè)“wavetide”商標(biāo)，杭州家得好公司在異議期內(nèi)提出商標(biāo)異議申請(qǐng)。杭州家得好公司認(rèn)為，其在蚊香類別上在先使用“wavetide”,并具有一定影響，屬于《商標(biāo)法》第32條規(guī)定搶注行為，即：申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，并舉證證明其使用具有一定影響。但是，杭州家得好公司的商標(biāo)異議并未成功，商標(biāo)局認(rèn)為，杭州家得好公司的證據(jù)能夠證據(jù)其具有在先使用“wavetide”這一事實(shí)，但不能證明其使用具有“一定影響”。之后廣東夢(mèng)想公司的“wavetide”商標(biāo)成功注冊(cè)。

　　廣東夢(mèng)想公司的“wavetide”商標(biāo)成功注冊(cè)后，針對(duì)杭州家得好繼續(xù)使用“wavetide”標(biāo)識(shí)之行為向法院提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟。

　　杭州家得好公司認(rèn)為，其根據(jù)《商標(biāo)法》第59條第3款之規(guī)定，即“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)。其在先使用并具有“一定影響”，從而以先用權(quán)抗辯阻卻原告指控被告的商標(biāo)侵權(quán)行為。

　　在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，被告杭州家得好公司提供了在先使用“wavetide”的證據(jù)，其證據(jù)包含了兩部分：其一、之前在商標(biāo)局商標(biāo)異議期間提供的證據(jù);其二、在之前商標(biāo)局異議期間提供在先使用證據(jù)的基礎(chǔ)上又增加了部分在先使用證據(jù)。

　　問(wèn)題來(lái)了，如果杭州家得好公司在商標(biāo)侵權(quán)抗辯中僅提供之前在商標(biāo)異議期間的證據(jù)，能否抗辯成功?廣東夢(mèng)想公司認(rèn)為，既然被告在商標(biāo)異議期間舉證其在先使用具有“一定影響”沒(méi)有得到支持。那么在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，基于同一標(biāo)準(zhǔn)，同理可得，其在先使用行為同樣不具有“一定影響”，其認(rèn)為被告杭州家得好公司的先用權(quán)抗辯并不成立。

　　這里涉及《商標(biāo)法》第32條的商標(biāo)搶注條款中“一定影響”與《商標(biāo)法》第59條規(guī)定先用款抗辯的“一定影響”的證明標(biāo)準(zhǔn)是否相同?

　　云知隊(duì)認(rèn)為，兩者的證明標(biāo)準(zhǔn)不同，前者的證明標(biāo)準(zhǔn)明顯高于后者，理由在于：

　　一、 先用抗辯中的知名度要求應(yīng)低于搶注條款的要求

　　有學(xué)者認(rèn)為，基于商標(biāo)法的體系解釋，三十二條后半段的“一定影響”應(yīng)與五十九條先用抗辯的“一定影響”有相同標(biāo)準(zhǔn)[1]。但筆者認(rèn)為，此種認(rèn)識(shí)過(guò)于機(jī)械，原因主要如下：

　　(一)認(rèn)定兩條文標(biāo)準(zhǔn)相同將使先用抗辯失去實(shí)際價(jià)值

　　《商標(biāo)法》32條“禁止搶注條款”規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。結(jié)合商標(biāo)法相關(guān)規(guī)定，符合該條構(gòu)成要件的先使用人可以對(duì)注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h，也可以在商標(biāo)注冊(cè)之日五年內(nèi)宣告商標(biāo)無(wú)效。若商標(biāo)成功被異議或無(wú)效的，注冊(cè)人喪失商標(biāo)專用權(quán)，無(wú)法對(duì)在先使用人或其他任何第三人對(duì)商標(biāo)的使用進(jìn)行禁止，即具有對(duì)世性的后果?！渡虡?biāo)法》59條“先用權(quán)”條款中規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。”即若先用抗辯成立，僅有符合條件的商標(biāo)先使用人能在原有使用范圍內(nèi)對(duì)已經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行使用，且還可以要求先使用人附加區(qū)別標(biāo)識(shí)，總體而言僅具有相對(duì)性。

　　從上述對(duì)比可知，先用抗辯對(duì)在先使用人的保護(hù)更弱，在使用主體及使用范圍上都有較強(qiáng)的限制。因此，對(duì)于需將商標(biāo)使用于實(shí)際商業(yè)行為中的理性人來(lái)說(shuō)，在同等知名度證據(jù)的情況下，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)選擇適用32條主張受到更強(qiáng)的保護(hù)。據(jù)此，如果兩條文對(duì)于影響力的標(biāo)準(zhǔn)一致，理性人都將選擇32條以宣告他人商標(biāo)無(wú)效的方式保護(hù)自身的權(quán)利，導(dǎo)致實(shí)際對(duì)先用抗辯條款的架空。如在解釋英國(guó)《商標(biāo)法》第11條關(guān)于商標(biāo)先使用權(quán)的規(guī)定時(shí)，英國(guó)學(xué)者也提出了類似看法：如果在先使用的商標(biāo)商業(yè)信譽(yù)在特定地域范圍內(nèi)，商標(biāo)在先使用人可以以“在先權(quán)利”行使先使用權(quán)抗辯;如果其信譽(yù)擴(kuò)大到更大的區(qū)域范圍內(nèi)，則先使用人應(yīng)該采取更積極的措施，挑戰(zhàn)對(duì)其提出侵權(quán)指控的注冊(cè)商標(biāo)的注冊(cè)有效性[2]。即搶注的影響力要求應(yīng)當(dāng)高于先用抗辯。

　　(二)先用抗辯的價(jià)值取向?qū)χ纫筝^低

　　先用權(quán)抗辯所保護(hù)的是在先使用人善意使用的結(jié)果，即實(shí)質(zhì)意義上能識(shí)別來(lái)源的標(biāo)識(shí)。因此，在先使用人具備善意使用的意圖、在商業(yè)活動(dòng)中真實(shí)使用一定時(shí)間即可，無(wú)須要求商標(biāo)的知名度到達(dá)的多大的范圍或商標(biāo)擁有多少高度的美譽(yù)。

　　例如，全國(guó)人大公布的《商標(biāo)法釋義》[3]對(duì)商標(biāo)先用抗辯的目的解釋為：“既然法律允許使用未注冊(cè)的商標(biāo)，就不能因?yàn)楹髞?lái)被人注冊(cè)了相同或者近似的商標(biāo)，就不能再繼續(xù)使用了。”除了彌補(bǔ)商標(biāo)注冊(cè)權(quán)利取得原則的缺陷外，先用抗辯的另一目的是為了保護(hù)商標(biāo)在先使用人因?yàn)樯虡?biāo)使用已經(jīng)形成的信用和利益，此種保護(hù)契合了商標(biāo)法促進(jìn)商標(biāo)具體信用形成的趣旨[4]。孔祥俊教授也于《商標(biāo)法和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法原理和判例》中指出，“(有一定影響的商標(biāo))只要有證據(jù)證明其以實(shí)際的使用行為在一定范圍的相關(guān)公眾中產(chǎn)生相應(yīng)的影響，成為相關(guān)公眾識(shí)別商品來(lái)源的標(biāo)識(shí)，就可以認(rèn)定。”

　　再如杭州中級(jí)人民法院于上海遠(yuǎn)怡進(jìn)出口有限公司訴寶璣貿(mào)易(上海)有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中認(rèn)為，“《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十九條第三款系為未注冊(cè)商標(biāo)提供保護(hù)的條款,其主要目的在于保護(hù)那些已經(jīng)在市場(chǎng)上具有一定影響但未注冊(cè)的商標(biāo)所有人的權(quán)益,其解決的是在先使用人對(duì)其未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行后續(xù)使用行為的合法性問(wèn)題，在對(duì)“一定影響”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不宜要求過(guò)高，如果在先使用人能舉證證明在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間，區(qū)域、銷售量或廣告宣傳等，通常應(yīng)認(rèn)定其有一定的影響力。[5]”

　　因此，只需要部分相關(guān)公眾通過(guò)商標(biāo)的實(shí)際使用建立了穩(wěn)定的認(rèn)知，使先使用之商標(biāo)成為相關(guān)公眾識(shí)別商品來(lái)源的標(biāo)識(shí)，應(yīng)當(dāng)即可認(rèn)定商標(biāo)先用抗辯中的“有一定影響”，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是較低的。比如，假設(shè)在知名餐飲品牌“外婆家”注冊(cè)商標(biāo)之前，一家已經(jīng)開設(shè)有“在先使用”的“外婆家”快餐店已經(jīng)建立了某一社區(qū)內(nèi)的知名度，以先用權(quán)抗辯維護(hù)該店在該社區(qū)內(nèi)(即“原使用范圍內(nèi)”)繼續(xù)以該店名進(jìn)行營(yíng)業(yè)的行為應(yīng)當(dāng)是合理的。但若該店希望以搶注等理由無(wú)效在后“外婆家”的商標(biāo)，則應(yīng)當(dāng)提供更強(qiáng)的知名度證據(jù)證明其有不僅局限于社區(qū)范圍的影響力。

　　三、總結(jié)

　　綜上所述，先用權(quán)抗辯與禁止搶注條款的立法目的和法律指引不同，雖采用了“一定影響”的相同表述，但前者的知名度要求應(yīng)低于后者的搶注條款要求。故而，引用32條禁止搶注的無(wú)效宣告案件中，商評(píng)委對(duì)商標(biāo)“有一定影響”的否定，并不當(dāng)然意味著喪失了適用商標(biāo)先用抗辯的可能性。本文文首提出的案件中的先使用人仍可以援引先使用抗辯，即使證據(jù)與商標(biāo)無(wú)效程序中提出的證據(jù)完全一致也有可能贏得勝訴。